Juz. 6 Sec. 12 Causa N° 1.807/03 "ARGENCARD SA c/ TOTAL c/ cese de oposición al registro de marca"
En Buenos Aires, a los 1° días del mes de noviembre del año dos mil siete, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos Causa N° 1.807/03 "ARGENCARD SA c/ TOTAL c/ cese de oposición al registro de marca", y de acuerdo al orden de sorteo la Dra. Medina dijo:I. El magistrado a quo hizo lugar a la demanda que Argencard S. A. entabló contra TOTAL y, en consecuencia, declaró infundada la oposición que esta última planteó en sede administrativa al registro de la marca "TOTAL CHEK" -acta N° 2.295.562-, peticionada por la actora para distinguir productos de la clase 36, con costas a la oponente vencida -confr. sentencia de fs. 337/340-.
Este pronunciamiento fue apelado por la demandada a fs. 345 -concedido a fs. 354-, quien expresó agravios a fs. 360/371, los que fueron contestados por su contraria en la presentación de fs. 375/380.
Median también recursos por los honorarios regulados a los letrados y al perito contador -ver fs. 341, 343, 347 y 349, concedidos el primero a fs. 344 y los tres restantes a fs. 354-, que serán tratados en conjunto al final del acuerdo.
II. Del estudio de las constancias del expediente resulta que aquí se enfrentan "TOTAL CHEK" (denominativa) vs. "TOTAL". Ambas pertenecen a la misma clase 36. También surge que las partes suscribieron en su oportunidad un convenio con la intención de regular la utilización que cada una de ellas podía hacer del término "TOTAL" (ver fs. 40/44).
El juez de primera instancia -para decidir la inconfundibilidad-, confrontó ambos signos con los términos del contrato interpretado conforme los principios que surgen del artículo 1.198 del Código Civil y con las normas aplicables a los signos marcarios.
La parte demandada se agravió de varios aspectos del fallo, a saber: 1°) que dispusiera que la elección del color que realizó la actora no fue violatoria del acuerdo, cuando del mismo surge que tenía vedada la utilización del color rojo, e incluyó el color magenta (pantone 233) que pertenece a la gama del color primario rojo; y, 2°) que el juez de grado se apartó de la letra y el espíritu del acuerdo al interpretar que colocar el término TOTAL arriba del término CHEK se asimila a hacerlo "adelante" o "detrás" como autorizaba el acuerdo celebrado por las partes (ver fs. 360/370). Asimismo, deja planteado que decretar fundada su oposición contra la solicitud de registro de la actora, en modo alguno conlleva la nulidad de su propio registro (ver fs. 370/371).
III. Previo a todo, para lograr una mejor ilustración y comprensión del conflicto marcario, reproduciré las marcas en pugna. Ellas son:
GRAFICO: ( Total Check $. Su crédito más cercano. Coordina y Administra Ticket Total )
GRAFICO. (TOTAL)
IV. Conforme ha quedado planteada la cuestión y de acuerdo a lo que surge tanto de la expresión de agravios de fs. 360/371 como de la contestación de fs. 375/380 no existe discusión en cuanto a que para resolver la cuestión debe tenerse en cuenta además de lo establecido por la Ley de Marcas, lo convenido oportunamente por las partes.
En tal sentido, en el mes de marzo de 1996 las partes decidieron suscribir un acuerdo para la utilización del término total en atención a las diferencias que se habían planteado al respecto. En efecto, Argencard S. A. había lanzado al mercado el servicio de emisión, comercialización y administración de vales, que son adquiridos por terceros con el objeto de entregarlos a su personal, para que compren distintos productos, entre ellos, combustible en estaciones de servicio, adheridas al sistema (ver antecedentes del acuerdo fs. 40 y vta.). TOTAL Societé Anonyme, invocando su carácter de titular del tal nombre social y de las marcas TOTAL y TOTAL EP que comercializa en muchos países del mundo a través de estaciones de servicios, productos lubricantes para motores a nafta bajo su marca TOTAL y muchos otros productos bajo su nombre TOTAL, planteó su disconformidad con la utilización por parte de Argencard S.A. de la marca TICKET TOTAL, para la adquisición de combustible ya descripta y con la utilización de la palabra TOTAL tanto en forma individual como parte de otra palabra (ver antecedentes del acuerdo fs. 40vta.).
Con estos antecedentes y luego de distintas reuniones entre las partes y sus letrados "en virtud de los reconocimientos mutuos precedentes y en el emprendimiento de evitar cualquier mimetización respecto al origen de los productos y servicios en los que cada una de ellas utiliza el término TOTAL", celebraron el referido convenio para regular su utilización (ver fs. 41 punto iii).
Como señala la apelante a fs. 328vta. este es el leit motive del acuerdo. Por lo tanto, todas sus cláusulas particulares deben ser analizadas en función de su objeto: evitar la mimetización, lo cual a su vez se corresponde con la normativa general en materia de registro de marcas. También debe tenerse presente como marco para la interpretación de dichas cláusulas que en esa oportunidad Argencard S. A. reconoció los mejores derechos que asisten a TOTAL Societé Anonyme, en lo atinente al término TOTAL y ésta reconoció los mejores derechos de la primera sobre la marca TICKET TOTAL (ver fs. 41, apartados i) y ii).
Por este motivo, TOTAL Societé Anonyme, consiente el uso y registro por parte de Argencard S.A. de la frase marcaria TICKET TOTAL o TOTAL CHECK si fuera de su elección para los servicios de emisión de vales a ser adquiridos por terceros con el objeto de ser entregados a su personal para la adquisición de combustible en estaciones de servicio, siempre y cuando dicha utilización se realice dentro del marco de las disposiciones del acuerdo (ver fs. 41y vta. punto 1.).
V. Dicho esto, corresponde analizar en particular las disposiciones del acuerdo para verificar si, como esgrime la demandada, se han violentado sus cláusulas.
En primer término sostiene que se ha incumplido el punto 4. c), en cuanto dispone "no utilizar la palabra TOTAL en color rojo, o con un logo o diseño confundible con el de TOTAL Societé Anonyme ...". Indica en apoyo de su afirmación que el color magenta (pantone 233) utilizado por la actora pertenece a la gama del color primario rojo y que, además, es semejante a éste, con lo cual se habría violado el espíritu del acuerdo que ha sido evitar la confusión de marcas (ver fs. 363/364).
Pese al esfuerzo de argumentación que realiza, no encuentro razones que justifiquen admitir este agravio. En efecto, en cuanto al cumplimiento literal del convenio, la actora se obligó a no utilizar el color rojo y no lo hizo. Cabe señalar que la accionante no se comprometió a abstenerse de usar colores que se formen con el color primario rojo, ni pactó que no utilizaría los colores de la gama del rojo. Además, el color magenta tiene un tinte muy particular obtenido mediante la dosificación especial y muy precisa de pigmentos que le da carácter distinto del rojo.
Cabe tener presente que el número de matices de colores es enorme. Si bien solamente ochenta y seis nombres de colores en inglés están tabulados en el Maers and Pauls´s Dictionary of Color, cada uno de estos nombre de colores comprende numerosos tonos distinguibles aunque innominados (conf. Aracama Zorraquín, Ernesto "Las marcas constituidas por colores y su protección en el Derecho Argentino", L.L. 1995-C, 1341). En el mismo sentido se ha dicho que si bien los colores están limitados en su denominación como consecuencia de la pobreza del lenguaje humano, los grados a través de los cuales pasan, entre el más claro y el más oscuro, son de una riqueza tal que cualquiera tienen la posibilidad de efectuar su elección (conf. Dusolier, Nota al fallo Azur del Tribunal de Apelaciones de París del 1/7/52, cit. por Bertone, Lusi E. y Cabanellas de Cuevas, Guillermo Derecho de marcas/1, T. 1, pág. 421 Buenos Aires, 2003. Ed. Heliasta).
Por otra parte en lo que se refiere al "espíritu" del acuerdo, reitero que el objetivo era que no se confundieran los signos y para ello deben ser analizados en su conjunto. Nótese que en el punto inmediato anterior al que se refiere al color rojo, las partes dispusieron que Argencard S.A. no podía utilizar o registrar la combinación de colores que usa TOTAL (ver fs. 42, punto 4. b).
El apelante dice a fs. 364 que "una imagen vale más que mil palabras" y sugiere compulsar el Anexo III glosado a la contestación de demanda que ilustra el color magenta como semejante al rojo (ver fs. 190). Creo que, justamente, ello implicaría realizar un análisis específico de un elemento y ese, como se señaló, no es procedimiento adecuado para resolver el tema. En todo caso, lo que hay que comparar son las imágenes de fs. 20vta. y 319 vta., donde pueden visualizarse ambos signos en forma completa y se aprecia como el color magenta (pantone 233), combinado con el verde, el marrón y el blanco, no puede confundirse con el rojo, anaranjado y violeta de la marca registrada por la demandada.
En segundo término la apelante considera violatorio del acuerdo formalizado el lugar donde aparece el término TOTAL en el signo de la actora (ver fs. 366/370). El juez de grado, por su parte, consideró que conforme la definición de la Real Academia Española respecto del término "detrás", la localización de un vocablo sobre el otro era compatible con ella, ya que al tener ambos igual tamaño, en la lectura la distribución vertical no otorga preponderancia a ninguno de los dos, sino que se perciben como sucesivos (ver fs. 339).
Oportunamente las partes acordaron que con relación al uso que se de a las marcas TICKET TOTAL o TOTAL CHECK, Argencard S.A. se compromete a: a) no valorizar al término TOTAL respecto a los restantes componentes dentro de las frases íntegras, de modo tal que el consumidor sea inducido a interpretar que las frases marcarias se limitan al término total. En consecuencia, los vocablos TICKET y CHECK siempre serán utilizados inmediatamente adelante o detrás del término TOTAL, sin incorporarlos o superponerlos al mismo y en la letra de tamaño equivalente (ver fs. 42, punto 4 a).
Considero que lo expuesto por el juez de primera instancia respecto del alcance del término "detrás", resulta razonable, sin que la contraria aporte elementos con la suficiente fuerza de convicción para suponer lo contrario. Nótese que la base de su argumento es que "está absolutamente convencida de que el 99,99% de los habitantes de nuestro país escribirán la frase "TOTAL CHECK" en un mismo renglón y así naturalmente CHECK se ubica "detrás" del término TOTAL (ver fs. 369).
Creo que en el caso no se trata de cómo una o mil personas escribe la frase -cuestión absolutamente hipotética- sino de "no valorizar al término TOTAL respecto a los restantes componentes dentro de las frases íntegras, de modo tal que el consumidor sea inducido a interpretar que las frases marcarias se limitan al término total". Esta es, a mi modo de ver, la clave de esta cláusula que es coherente con el objetivo del contrato al que ya se ha hecho referencia. Es decir, que podrían distinguirse dos partes dentro de una misma disposición. La primera establece el marco y el sentido de lo que no se puede hacer, y la segunda que se inicia luego del punto seguido con la frase "En consecuencia ..." muestra la utilización práctica del principio. En el caso, como señaló el juez de primera instancia y se advierte con el cotejo de ambas marcas, tanto la palabra TOTAL como la palabra CHECK están escritas con el mismo tipo y tamaño de letra y no hay ningún otro elemento que permita inferir la valoración de un elemento sobre otro.
VI. Más allá del análisis particular de cada elemento del signo marcario, la cuestión central en definitiva es saber si, como pretendió el acuerdo, los términos de la marca cuya inscripción se solicita evita cualquier mimetización respecto al origen de los productos y servicios en los que cada una de las partes utiliza el término "TOTAL".
A tal fin cabe recordar que para resolver esta clase de conflictos,
tiene un alto valor la impresión que provoca la aprehensión fresca, espontánea y prerreflexiva de los signos en pugna -conf. esta Sala, causa N° 3658/99 del 7/07/2005-. En tal sentido se ha dicho que el juzgador para apreciar la existencia de una eventual similitud confusionista debe ponerse en el lugar del consumidor y dejarse llevar, ante todo, por la impresión de conjunto, la aprehensión espontánea que dejan las designaciones, sin desmenuzarlas, examinándolas de manera sucesiva y no simultánea -conf. esta Sala, causa N° 16.898/95 del 07/07/98-.
En el caso, teniendo a la vista ambas marcas, agregadas a fs. 20 vta. y 319vta. considero que no pueden confundirse.
En efecto, además de lo dicho con relación a la diferencia de color, en el primer caso la palabra total está escrita con minúscula y en el segundo con mayúscula; en el caso de TOTAL CHECK se advierte la existencia de un recuadro de todo el conjunto que incluye un fondo en un color diferente con la filigrana del signo pesos que se agrega también al lado de las palabras "total check"; mientras que en el segundo no existe recuadro alguno y el fondo es blanco. En tercer lugar, dentro del mismo recuadro al que hice referencia se lee la frase "Coordina y administra Ticket Total" (esta vez una palabra a continuación de la otra), que incluye otra clara distinción.
Por otra parte, no puede soslayarse que el término TOTAL es de carácter genérico y como tal confiere cierta debilidad a la marca. Esta misma Sala ha dicho que si una marca se compone de una partícula que tiene el carácter de "uso común" en la clase, el oponente no puede pretender un monopolio sobre esa parte, de modo tal que las denominaciones correspondientes a una misma categoría del nomenclador que contengan una voz de uso generalizado en ella constituyen marcas débiles. La circunstancia expuesta significa que la marca ya registrada deberá tolerar un cierto parecido que inevitablemente resultará de ese aspecto compartido (causa N° 3.841 fallada el 23-5-1996).
En un sentido similar, se ha señalado también que es procedente la demanda por cese de oposición al registro de una marca, toda vez que la registrada por el demandado es débil en la medida en que, si bien el uso de la partícula sin aditamentos -en el caso "NATURA"- constituye un monopolio para él, no puede impedir el registro de otras marcas que empleen esa partícula pero con algún elemento diferenciador (Sala I, causa 3413/98 fallada el 7/10/2003).
En definitiva, considero que los agravios de la demandada no pueden prosperar. Consecuentemente, resulta abstracto expedirse respecto de la eventual declaración de nulidad a la que hizo referencia la demandada a fs. 371.
VII. Sin perjuicio de ello, la circunstancia de haber celebrado las partes con anterioridad un convenio para regir la utilización del término TOTAL y el tenor de las cuestiones discutidas en esta causa justifican que la imposición de costas tanto de primera como de esta instancia se efectúe en el orden causado.
En efecto, más allá de la solución desde el punto de vista marcario, las partes habían decidido suscribir un convenio justamente para evitar conflictos en cuanto a la utilización del término TOTAL y, aún cuando no pueda considerarse acreditado el incumplimiento, es dable exigir a las partes una conducta acorde con la letra y la finalidad del convenio suscripto.
Cabe recordar que el artículo 1198 dispone que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión. En tal sentido, la buena fe implica un deber de coherencia del comportamiento que consiste en la necesidad de observar en el futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever. Dicha regla gobierna tanto el ejercicio de los derechos como la ejecución de los contratos, según lo disponen, respectivamente, los artículos 1071 y 1198 del Código Civil (conf. Sala I, causa 16.368 fallada el 15-09-05).
En el caso, considero que la actora debió tener presente los antecedentes, objeto y fin del acuerdo suscripto y obrar con mayor cuidado y previsión, a fin de evitar contribuir a situaciones que pudieran dar lugar a confusión y que obligaran a la intervención judicial para dirimir las diferencias. Nótese que hubiera bastado con que empleara otro color que no estuviera en la gama del rojo -cuya utilización estaba prohibida- y escribir TOTAL CHECK del mismo modo que abajo escribió TICKET TOTAL, para evitar cualquier tipo de conflicto. Además en ningún momento ha procurado justificar la específica utilización del color magenta o esa particular distribución de las palabras.
Asimismo no puedo dejar de señalar que al momento de la ampliación de la demanda, indicó que el acuerdo vedaba la utilización de una determinada combinación de colores pero dijo que no se refería a un color en particular (ver fs. 20) cuando claramente se ha visto que no es así y que expresamente el acuerdo prohibía la utilización del color rojo. Incluso, durante los contactos extrajudiciales previos la aquí demandada le recordó esta cláusula del convenio (ver notas de fs. 13 y 15).
Por otra parte, hay detalles del signo marcario que pretende inscribir Argencard S. A. tal como luce a fs. 20 vta. y 319 vta. -recuadro de color magenta, filigrana con el signo pesos y la frase en la parte inferior a la que ya hice referencia- que no se advierten en el signo publicado en el Boletín de Marcas y Patentes (ver fs. 93) y que fuera tenido en cuenta para formular la oposición (ver fs. 97/98).
En este contexto advierto que la demandada verosímilmente pudo considerar que se había violado el acuerdo suscripto y por ello creerse con derecho a formular la oposición y sostenerla en la instancia judicial. Tengo presente que una decisión de esta naturaleza debe adoptarse con carácter restrictivo, pero creo que en el caso existen circunstancias objetivas, a las que se ha hecho referencia, que así lo justifican.
VIII. En razón de las consideraciones reseñadas, voto por la confirmación de la sentencia apelada salvo en lo que respecta a la imposición de costas que se imponen por su orden al igual que las correspondientes a esta instancia (conf. art. 68, segunda parte, del Código Procesal).
Así voto
El Dr. Recondo, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por ante mí que doy fe. Fdo.: Francisco A. López Pereyra.
Buenos Aires, 1° de noviembre de 2007.
Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada salvo en lo relativo a la imposición de costas que, al igual que las correspondientes a esta instancia, se imponen en el orden causado (art. 68, segunda parte, del Código Procesal).
De conformidad con lo previsto por el art. 279 del Código Procesal, corresponde regular los honorarios de los profesionales intervinientes. En tal sentido, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto y su resultado, la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas, se regulan los honorarios del Dr. Jorge Otamendi, letrado apoderado de la parte actora, en la suma de pesos ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 11.760) y los del Dr. Ariel Juan Ibañez, letrado apoderado de la parte demandada, en la de pesos OCHO MIL DOSCIENTOS ($ 8.200) (conf. arts. 3, 9, 37 y 38 de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432).
Los emolumentos del perito contador Hernán Flamhum, se fijan en la suma de pesos DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 2.800) (conf. art. 6to. dec-ley 16.638/57).
Por los trabajos ante la Alzada se regulan los honorarios del Dr. Jorge Otamendi en la cantidad de pesos DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($ 2.940) y los de la Dr. Ariel Juan Ibañez en la de pesos DOS MIL SESENTA ($ 2.060) (conf. art. 14 de la ley de arancel).
El Dr. Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fdo.: Graciela Medina - Ricardo Gustavo Recondo.
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